【摘要】 商标法“损害在先权利”条款的目的在于保护在先合法权利、维护诚实信用的注册秩序。认定某一商业标志是否构成作品，不应随意提高独创性门槛，只要符合著作权法的规定，具有最低限度的独创性，就可以认定构成作品。不同的作品表现出的“独创性”有高低之分，作品的独创性越高，保护范围就越大，反之亦然。在商标授权确权案件中无效宣告请求的主体资格有别于民事侵权诉讼的原告，通过商标公告、商标注册证可以证明存在利害关系的，就可以提出相关的请求。

【中文关键词】 商标；著作权；作品；独创性；实质相似

《商标法》第32条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。(简称“损害在先权利”条款)由于这一条款既涉及商标注册又涉及商标标志的著作权保护，因此在具体适用时存在很多争论。玛丽萨公司“Rémy Marquis图样”案经过一、二审和再审程序，完整地体现了在商标标志著作权基本问题上的不同观点，为本文的研究提供了非常有益的研究样本。本文将以此案为切入点，在梳理司法裁判思路的基础上，根据著作权法的基本理论对商标标志著作权的几个基本问题进行分析。

一、玛丽萨公司“Rémy Marquis图样”案

(一)基本案情

2004年3月31日，雪芙蓉公司申请注册被异议商标，被异议商标被初步审定公告后，玛丽萨公司提出异议。商标局裁定：被异议商标予以核准注册。玛丽萨有限公司不服，向商标评审委员会提出异议复审申请。商标评审委员会认为：玛丽萨公司主张著作权的保护并提供相关设计费用及资料作为证据，但本案中被异议商标仅为表现形式较为简单的字母组合，仅就该字母组合难以认定其为《著作权法》中保护的作品，亦难以认定该字母组合作为商标注册使用侵犯了玛丽萨有限公司主张的“Rémy Marquis及图”(见下图)以及香水瓶设计等的著作权。本案中被异议商标未构成《商标法》第31条所指损害他人在先著作权的情形。最终综合其他理由裁定：被异议商标予以核准注册。北京市第一中级人民法院一审认为：玛丽萨有限公司主张权利的图形并未达到著作权法对独创性的要求，不构成作品。玛丽萨有限公司提交的著作权登记证书亦不能证明该标识构成作品。被异议商标的注册未损害他人的著作权，未违反《商标法》第31的规定，最终判决：维持第44734号裁定。

（图略）

玛丽萨有限公司不服一审判决，向北京高院提起上诉，法院判决：驳回上诉，维持原判。玛丽萨有限公司不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院裁定，指令北京高院再审本案。

(二)裁判理由概述

北京高院再审判决认为：著作权法所称作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。申请人主张的标志属于文学、艺术和科学领域内的智力成果，且其能以某种有形形式复制，因此，判断其是否构成作品的关键在于其是否具有独创性。受著作权法保护作品的智力创作性高度不能过低，否则将无法达到著作权法所要求的鼓励创作，促进文化事业发展的立法目的。如果作品的表达比较简单，变量较少，不同作者在分别独立创作的情况下出现相同或基本相同的表达的可能性较大，则其独创性较低而不予保护。本案中，玛丽萨有限公司主张享有著作权的标志的主体为英文字母组合，其表达方式与通常使用手写体的表达方式差异不大，其手写而形成的个性化印迹过于微不足道，无法体现出设计者与众不同的美学观点，该标志的图形部分也仅为上下两条椭圆形的曲线，表现形式普通，过于简单，未体现出具有明显独创性的智力劳动成果。因此该标志不能构成我国著作权法中所规定的作品。玛丽萨有限公司的申请理由不能成立。

二、作品的认定

根据我国商标法，文字、图形、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。受制于商标的表现形式和注册商标显著性的要求，商标标志相对比较简单、易识别，因此商标标志的作品认定主要涉及书法、绘画等美术作品。著作权法实施条例规定，著作权法所称的作品，是指文学、艺术、科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。判断是否属于作品时，需要考虑以下几个因素：1.是否属于文学、艺术、科学领域内的智力创作；2.是否有独创性；3.是否可复制，其中“是否具有独创性”是关键因素。

在商标授权确权案件中，如何掌握独创性的判断标准是一个突出问题。如果对独创性要求得比较高，则意味着构成作品的商标标志数量少，如果对独创性要求得低，则构成作品的商标标志就会有很多。对此有观点认为：商标法对于商标的保护以商品类别为限，即便是相同的标志，商标法也并不禁止其在不相同或不相类似的商品类别上注册。但是商标标志一旦构成作品适用著作权法保护，则可获得“全类”保护。即便该标志因“连续三年未使用”被撤销，其基于著作权的保护仍可以禁止他人作为商标予以注册。按照正常的立法逻辑，立法者显然并不希望基于著作权法中对作品的认定而客观上对商标法相关制度造成不合理的影响。因此受著作权法保护的作品(标志)不能具有过低的智力创作性高度。[1]本文认为，这一观点的目的在于防止出现“全类”保护，冲击商标制度，但为达到这一目的提高作品认定门槛的做法与“损害在先权利”的立法目的并不一致，有待商榷。

商标的本质是识别商品来源的标记，商标法的重要内容在于避免“混淆误认”，因此商标法中的条款大多围绕商品是否类似、商标标志是否近似规定的。由于我国采用“先申请”的制度，同时商标注册受制于商品类别，在非类似商品上抢先注册相同标志商标的情况屡见不鲜。对这种违反诚实信用原则损害在先权益的行为，应当在法律上进行限制。[2]于是在2001年《商标法》修改时便增加了“损害在先权利”条款，其立法目的在于保护合法权利，防止抢注。本文认为，在审理商标授权确权案件中，认定商标标志是否具有独创性应当依据著作权法的规定，商标法框架下对作品的认定标准应当与著作权法一致，不能因为涉及商标注册而对某些标志能否获得保护设置过高的门槛，只要符合著作权法的规定，具有最低限度的独创性，就应当得到相应的保护，否则将会出现某一标志在著作权民事案件中受保护，而在商标授权确权案件中却不被认定为作品的尴尬局面。

事实上，著作权法领域内的独创性标准的高低问题一直存在争议，各国立法上也并未对此作出统一的规定，一般都是由各国法院通过判例来确定的。早期英美法系流行“额头流汗”标准，这与其重视对作品的经济利用有密切关系。根据这一标准，只要作者付出了一定的劳动、技能和判断力就可以获得版权的保护。[3]但是，1991年美国最高法院作出“Feist”案件判决后，“额头流汗”标准受到了动摇。在“Feist”案件判决中，法院提出了“最低限度的创造性”标准，并以汇编作品为例，分析了“额头流汗”标准最突出的缺陷在于“将版权保护延及了事实本身”，“随后的汇编者无权从先前出版的信息中使用一个字，而必须亲自独立地找出该事实，从而依据相同的共有信息达到同样的结果。这样，适用‘额头流汗’标准的法院就回避了版权法最基本的原则，即任何人都不得就事实或思想观念获得版权”。[4]

在以法国、德国为代表的大陆法系国家，获得著作权法保护的作品则应当具有一定的创作高度。例如，德国著作权法强调著作的个性(individualitaet)即著作须属于著作人之人格创作，呈现个人特征，具有著作人个性之精神。在德国著作权法中没有使用“独创性”(“原创性”)一词，凡涉及创作程度的判断都由“个性”或者“创作高度”多取代，对创作高度的要求也因著作的性质不同而不同，仅对一些特殊的著作适用“小铜币”的标准。[5]欧盟成立后，虽然各成员国在著作权保护方面的规定得以尊重，但“Magill”判决则表现出了欧共体法院在处理此类问题上的灵活性。形式上，欧共体法院尊重了成员国爱尔兰有关“额头流汗”标准，承认电视节目表可以获得保护，但另一方面又通过认定RTE公司滥用市场支配地位(滥用版权)，从而在事实上拒绝予以保护。[6]这等于从实质上否定了“额头出汗”标准。

我国著作权司法实践中，虽然在独创性认定标准上并不统一，但总体上认为“只要具有一定程度的个性、创造性，作品中体现出了作者某种程度的取舍、选择、安排、设计，就应认为具有独创性”[7]对此，应该可以理解为只要具备“最低限度的独创性”就构成作品。对于某一商标标志的独创性，并不要求达到较高的艺术或科学的美感程度，而仅要求所体现的智力创作性不能过于微不足道。[8]玛丽萨有限公司商标行政案件判决[9]中，法院对微不足道的个性化印迹在独创性上的贡献作出了否定性的评价。

本文同意该案的结论。对于简单手写体，特别是英文、简单的常见图形，在判断是否构成美术作品时，应当要求其具备“最低限度的独创性”，否则就会产生“Feist”案件中美国法院所阐述的缺陷，公共知识被垄断，从而影响知识的传播和利用。北京法院审理的“Tim hortons ”、[10]“és ”[11]商标(见下图)案都反映了这种观点，即对于简单的常见图形、手写体字母及短语，一般不给予作品的保护。

（图略）

在认定作品时，有观点认为“美术作品用作商标或装潢，就使用方式和法律性质而言，都是一种质变。从使用方式上看，是将纯美术作品转变为工商业标记，功能发生了变化，从法律性质上，是从著作权法律关系，嬗变为工业产权法律关系，已经超出了著作权人所支配的范围。该美术作品的著作权应当在作品用作商标之际就穷竭了”。[12]这恐怕是受到“知识产权沟渠理论”的影响。这一理论认为某一对象可以同时满足不同范畴的法律保护时，权利人申请获得了一种形式的保护就意味着放弃了其他法律的保护。[13]最高法院在涉及“晨光笔”的不正当竞争案件[14]中则对此予以否定。最高法院认为：在知识产权领域，一种客体可能同时属于多种知识产权的保护，其中一种权利的终止并不当然导致其他权利同时失去效力。将作品进行商标使用，或者该作品就是专为商标而设计的，只是使作品进一步发挥标识来源的功能，其智力成果不会因此而减损，也不会因此改变其作品属性及可受著作权法保护的事实。[15]因此，以商标标志属于工商业标记为由，将其排除著作权法保护的做法并不可取。

三、权属的认定

商标授权确权案件中，权属问题长期以来是个难点。一般主张著作权的是引证商标的专用权人，往往只能提交在先商标注册证和在后的著作权登记证。早期司法实践对此并不认可。因为商标注册证载明的是商标权归属信息，并不必然表明作品著作权的归属，不属于“署名”行为，[16]它只能证明商标专用权的归属以及对涉案作品的使用；[17]诉争商标申请日后的著作权登记证书，在没有其他佐证的情况下，既不能证明构成作品，[18]也不能证明权利产生在先，更不能证明权利归属。[19]因此，在商标授权确权案件中，涉及保护在先著作权的诉求，大多因无法证明权利归属而未被支持。司法实践对此也有反思。在依波路(远东)有限公商标无效宣告案[20]中，合议庭少数意见认为，依波路远东公司提供的商标注册证可以证明涉案剪影美术作品在先创作完成；诉争商标与涉案剪影美术作品从构图到细节完全一致，第三人深圳依波路公司无正当理由拒不出庭，也未提交任何证据对自己，商标设计的来源进行说明。在先权利的侵害作为宣告注册商标无效的相对理由，在第三人深圳依波路公司和依波路远东公司之间，举证责任的分配应该向依波路远东公司倾斜；即便依波路远东公司没有提供委托设计合同等证据，不能确定著作权的归属。但是，根据注册登记证和广告等证据，依波路远东公司对涉案剪影作品使用了30年，不能否定其利害关系人的地位，符合提出无效宣告的主体要求。因此，依波路远东公司的在先商标注册证与在后著作权登记证书以及广告等证据已经形成了一个证据链，可以证明在诉争商标注册之前，依波路远东公司是涉案作品的著作权人。[21]虽然该观点并未严格区分“权利人”和“利害关系人”，但却为解决“权利人”主体资格“证明难”问题提供了有益思路。

事实上，权属证明本质上就是主体资格的证明。按照著作权侵权案件的审理思路，只有证明属于著作权人或者专有使用权人，才能够单独提起侵权诉讼。商标授权确权案件中，要求无效宣告请求人(或异议人)提供权属证明，正是延续了这一思路。但是根据《商标法》第45条第1款的规定，自注册商标之日起5年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告注册商标无效。也就是说，并非只有著作权人有资格提出无效宣告请求，“利害关系人”同样有权提出无效宣告请求。这一规定本质上将商标法对在先权利的保护与“民事侵权诉讼”相区分。

根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》规定，利害关系人，包括注册商标使用许可合同的被许可人、注册商标财产权利的合法继承人等；在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。将商标法与前述司法解释相对比，可以清楚的看出在普通许可使用人、排他许可使用人方面，提起民事诉讼与提出无效宣告请求的资格审查方面具有很大差别，在商标授权确权案件中，可以直接提出无效宣告请求，但是在民事诉讼中则需要受制于被许可人。

同时，商标法框架下“是否损害在先著作权”与民事诉讼中“侵权”的判断标准也并不相同。尽管目前多数判决均以侵权要件为基础论述是否构成商标法框架下的“损害在先著作权”，但事实上受“侵权行为法定”的限制，商标法解决的只能是未经许可使用他人标志(包括姓名、字号、外观设计、作品等)作为商标注册的问题，在商标法上构成“损害在先权利”，并不必然在相应的部门法中构成侵权，从而承担损害赔偿的责任。这一点对于外观设计尤为突出。

最高法院在《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》中规定，当事人提供的涉及商标标志的设计底稿、原件、取得权利的合同、诉争商标申请日之前的著作权登记证书等，均可以作为证明著作权归属的初步证据；商标公告、商标注册证等可以作为确定商标申请人为有权主张商标标志著作权的利害关系人的初步证据。上述规定坚持了依据著作权法解决商标法中著作权问题的思路，同时又放宽了主体资格审查标准，区别于民事侵权诉讼的原告主体资格要求，解决了长期以来“权属证明难”的问题。但是是否有必要考虑将“引证商标注册时间超过5年”纳入“利害关系”考量的要件，以确保注册秩序的相对稳定，这是需要进一步研究的问题。

四、“实质相似”的认定

商标法框架下对著作权的保护涉及对引证商标和诉争商标标志的比对。由于涉及到商标注册的问题，实践中往往在“相似”比对标准上不尽一致，根本原因在于将著作权法中“实质相似”和商标法中“标志近似”混为一谈。

商标法重在排除对商品来源的混淆误认。最高法院司法解释中有关商标标志近似的判断，形式上是对商标标志构成要素的比对，但落脚点却在于“易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源于原告注册商标的商品有特点的联系”。为确保不会发生混淆误认，司法解释还规定了应以相关公众的一般注意力为标准，既要进行整体比对，又要进行对商标主要部分的比对。然而著作权法上的“实质相似”，重点审查表达“是否实质相似”，比对的结论重在判断是否存在不当利用在先独创性表达，目的在于保障作者对其受保护的表达拥有排他性的读者市场。[22]

在判断是否构成“实质相似”时，不可避免地需要提到作品的独创性。前文已经提出构成作品需要具有最低限度的独创性，这里说的是独创性的有无。由于不同作品表达内容和方式的不同，所反映的创作高度也必然不同，这时独创性的高低就体现出来了。在判断是否构成作品时，独创性的判断标准应当一致，不应厚此薄彼，但是在判断是否构成“实质相似”的时候，是需要考虑作品所体现的独创性高低的。因为独创性判断标准与作品保护范围是相辅相成的一组概念，独创性标准掌握的低，作品保护的范围就窄，原则上只能保护相同而不能保护相似，独创性标准掌握的高，作品保护范围就广，不仅保护相同也保护相似。[23]叶根友与黑龙江广播电台商标争议行政案[24]就是一个典型案件。这个案件涉及对书法作品的“实质相似”的认定。法院认为，由于汉字结体造型具有一定的规律性，字型结构较为固定，即便在独立状态下书写，而结果实质相似的可能性也比较大。因此，对书法作品的“实质性近似”判断标准应从严掌握。最终认定未构成实质性近似。在深圳中投盛世投资管理有限公司商标异议复审行政案[25]中，虽然涉案作品表现的是客观世界的“猴子”，但是经比较两个标志表现方式几乎完全相同，法院最终认定构成“实质相似”。

（图略）

诉争商标

（图略）

涉案作品

总之，在商标法框架下对商标标志进行著作权保护，应特别注意协调处理商标法和著作权法的关系，在程序上，特别是提出异议或无效的主体资格审查方面，应当遵循商标法的特别规定，但在实体上，例如作品的认定，“实质相似”的确定等，则应当按照著作权法予以认定，避免出现在不同类型案件中认定结论不一致的问题。

【注释】 *潘伟，北京市高级人民法院知识产权庭庭长助理，中国人民大学法学博士。

[1]参见北京市第一中级人民法院(2012)一中知行初字第1286号行政判决书。

[2]全国人大常委会法制工作委员会编著：《中华人民共和国商标法释义及实用指南》，研究出版社2001年版第144页。

[3]李明德：《美国知识产权法》，法律出版社2014年版，第247页。

[4]同上注，第249、250页。

[5]罗明通：《著作权法论》，台湾三民书局，第146、147页。

[6]李明德、闫文军、黄晖、郃中林著《欧盟知识产权法》，法律出版社2010年版，第143页。

[7]陈锦川：《著作权审判原理解读与实务指导》，法律出版社2014年版，第3页。

[8]参见北京市第一中级人民法院(2014)一中行(知)初字第7117号行政判决书。

[9]参见北京市高级人民法院(2016)京行再7号民事判决书。

[10]参见北京市第一中级人民法院(2012)一中知行初字第165号行政判决书。

[11]参见北京市高级人民法院(2011)高行终字第664号行政判决书。

[12]转引自陈锦川主编，《商标授权确权的司法审查》中国法制出版社2014年版，第335、336页。

[13]同上注，第337页。

[14]参见最高人民法院(2010)民提字第16号民事裁定书。

[15]参见北京市高级人民法院(2015)高行(知)终字第4398号行政判决书。

[16]参见北京市高级人民法院(2009)高行终字第1350号行政判决书。

[17]参见北京知识产权法院(2015)京知行初字第1408号行政判决书。

[18]参见北京市高级人民法院(2016)京行终第12号行政判决书。

[19]参见北京市高级人民法院(2011)高行终字第664号行政判决书。

[20]参见北京知识产权法院(2015)京知行初字第1408号行政判决书。

[21]参见北京知识产权法院(2015)京知行初字第1408号行政判决书。

[22]同前注[4]，第364页。

[23]同前注[13]，第338页。

[24]参见北京市高级人民法院(2015)高行(知)终字第4339号行政判决书。

[25]参见北京市高级人民法院(2015)高行(知)终字第4398号行政判决书。

【期刊名称】《法律适用•司法案例》【期刊年份】 2018年 【期号】8